商业秘密案件中技术秘点的梳理技巧

点击量: 作者:徐州专利代理 日期:2021/1/15 11:34:37

  近年来,商业秘密案件呈显著上升,其中鉴定的地位显得尤其重要。由于知识产权鉴定没有统一的鉴定规范,因此鉴定机构采取的鉴定方法、鉴定流程,也存在有差异,这是很正常的。但是,对非公知性鉴定中秘点的梳理,感觉问题比较多。比较常见的问题是对技术秘点的陈述采用专利撰写的格式,这个问题应该引起大家足够的重视,技术秘点的陈述与专利撰写明显不同,二者不能混为一谈。一、专利撰写的思路及存在的问题众所周知,专利权利要求撰写,需要以问题为导向。首先需要将申请人的技术交底书梳理一遍,从背景技术中总结出各个技术问题,并依据主要问题、次要问题进行排序;然后根据各个技术问题梳理出对应的技术手段,再将各个技术手段放入对应的权利要求中,这样依序构建出层次分明的权利要求书。通常将解决主要问题的技术手段放入独立权利要求中,独立权利要求的特征部分往往是本专利的发明点所在,是最能体现本专利新颖性与创造性的部分。技术秘点的撰写,与专利撰写的思路有联系,但是具体的撰写格式有明显所区别。先看看目前鉴定意见书所呈现的几种情形以及存在的不足。

  (一)部分鉴定意见书的表现形式

  1.将专利撰写思路移植到技术秘点撰写中

  (1)项目相关技术背景主要是对项目所涉及的现有技术进行陈述。(2)项目总体技术方案相当于独立权利书的内容。(3)项目主要技术秘点 相当于从属权利要求。 2.将专利技术方案浓缩为技术秘点中(1)项目背景介绍主要是对项目所涉及的现有技术进行陈述。(2)项目技术秘点相当于独立权利书的内容。(二)存在的不足上述两类技术秘点的撰写,最大的问题,就是范围太大,容易被对手“攻破”。打一个比方,一个球场、一个篮球架。其中,球场属于现有技术,只有篮球架才是企业的创新点。第一类撰写方式,将从属权利撰写作为技术秘点,但是由于撰写中,从属权利不能单独成立,必须依附于独权。相当于在撰写中,将“篮球场+篮球架”捆绑在一起,才能构成一个技术秘点。第二类撰写方式,将独权撰写作为技术秘点,但是由于撰写中,独权权利范围大,其中包含有较多的现有技术,容易被对手作为不是秘密的理由;其次,由于创新技术与现有技术相比,至少在数量上不占优势,往往不能被大家所接受;最后,既使从“技术查新”的角度,具有“新颖性”,但是在认定是否具有不为公众所知悉的分析中,采取“五种排除法+定义分析法”时,往往站不住脚,有可能会排除掉。二、技术秘点撰写的思路知识产权是私权,技术秘点的梳理应该是权利人自己的事情。但是,在很少有企业能够自己撰写出一份合格的“自述技术秘点”。前段时间,在深圳金美律师事务所座谈,有2位律师来自于企业,自称能撰写技术秘点,这应该属于行业的精英。通常的情况下,由鉴定机构按照技术查新的要求,指导权利人自己梳理技术秘点。权利人对自己主张的技术秘点,还需要提供相应的支撑材料,表明该技术来源。撰写的内容,需要明确:研发人员往往对自己的技术水平比较自信。一是研究的领域创新;二是技术自身的创新。在通常情况下,多数的技术创新,都是借鉴前人的研究成果的基础之上进行的发明创造。在秘点梳理时,首先应该排除前人的研究成果。秘点的范围,主要集中在自己技术创新的范围。以上述篮球场、篮球架为例,只有篮球架才与技术秘点有关,篮球场只能是作为一个技术背景介绍。

  三、技术秘点撰写技巧技术秘点的撰写至关重要。目前,商业秘密案件,超过70%的案件不成功。其中最主要的原因,就是技术秘点的撰写存在问题。如何撰写一份高质量的“自述技术秘点”,应该是每一个商业秘密案件权利人首先面临的问题,这也是整个案件成败的关键问题。当事人在撰写“自述技术秘点”时,与渔夫织网一样,需要注意以下几点:(一)网眼尺寸的选择 撰写技术秘点,首先要确定“网眼”的大小。“网眼”太大,技术信息很难成为秘点,技术查新时,往往属于现有技术;“网眼”太小,技术信息太多太细,涉嫌侵权的技术信息稍微有所改进(实践中,一般都会有所改进),就很难构成“同一”,在下一步“同一性”比对中失去了实用价值。(二)渔网大小的选择渔网越大,网到鱼的机会就会越大。作为权利人,肯定希望渔网越大越好。但是,“渔网“越大,一是会增加鉴定成本。二是有的公安机关在后期比对中,会关注“同一性”比对的比例,即权利人主张有M个技术秘点,同一性比对时,构成相同或者实质相同的有N个技术秘点,所占比例N/M。如果比例太小,有时会影响到公安机关办案的信心(尽管这种观点不准确,但是现实中还存在有这种认知)。三是技术秘点的多少,还可能会影响到下一步侵权损害赔偿评估计算的范围,导致赔偿金额的变化。为此,权利人主张的技术秘点梳理要适中,既要充分考虑鉴定成本,也要考虑后期损害赔偿等多种因素。(三)渔网材料的选择权利人主张自己的技术秘点,其目的是为了下一步“同一性”比对之用,好比渔夫织网的目的,是网鱼。在技术秘点梳理时,还需要考虑下一步公安机关立案后,能查获到哪些证据材料?如,生产的产品在市场上公开销售,产品的结构、尺寸等容易获得。但是企业生产流程中的工艺、参数等,就很难获取。特别是公安机关异地执法,很难在现场上搜查到关键的证据材料。为此,在技术秘点的撰写中,应尽量考虑到下一步比对的时候,委托人有可能会提供哪些比对材料?尽量增加容易固化的“静态”技术参数,减少容易清除的“动态”技术参数。当然,秘点的梳理既是一个技术活,也是一个法律活,还需要有智慧。对权利人来讲,肯定会有许多困难。因此,选择一名好的律师,一家优秀的鉴定机构,就显得尤其重要。